商標の不使用取消審判と使用の立証

第１　不使用取消審判と立証責任

商標法50条1項は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品又は指定役務について登録商標を使用していないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消審判を請求することができると定めている。

（商標登録の取消しの審判）

第五十条　継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

２　前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

３　第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

不使用取消審判が請求された場合、登録商標の不使用の証明は不可能に近い場合等があることから、登録商標の使用を証明する責任は、被請求人である商標権者側にある。第2項は、商標権者側が、原則として、審判請求の登録前3年以内に、日本国内で、商標権者又は使用権者のいずれかが、請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて登録商標を使用していたことを証明しなければならないと規定している。ただし、使用していないことについて正当な理由がある場合には、同項ただし書の問題となる。

したがって、不使用取消審判への対応では、実際に事業を行っていたことを説明するだけでは足りず、誰が、いつ、どの商品又は役務について、どのような商標を、どのような態様で使用したかを、証拠に即して具体化する必要がある。

第２　立証事項

１　要証期間内の使用

使用の有無を立証すべき期間は、審判請求の登録前3年以内であり、一般に「要証期間」と呼ばれる。審判請求書を受け取った日や答弁書を提出する日を基準とするものではない。また、「継続して」とされていることから、3年間のうち一度でも使用の事実があれば本条の適用はない。

現在の商品写真やウェブサイトの画面に登録商標が表示されていても、それだけでは、要証期間内にも同じ表示を用いていたことが明らかになるとは限らない。また、以前から使用していたという説明についても、その使用が要証期間内に存在したことを裏付ける資料が必要となる。

例えば、商品の写真に加え、その商品に対応する当時のカタログ、納品書等を確認することで、表示の態様と取引時期とを結び付けることが考えられる。もっとも、現在の写真に写った商品と当時販売した商品とで、名称や包装が変更されていないかにも注意を要する。

２　日本国内における商標権者・使用権者の使用

商標法50条は、商標権者自身による使用だけでなく、専用使用権者又は通常使用権者による使用も認めているため、商標権者が直接商品を販売していないという事情だけで、不使用と判断されるものではない。

３　各指定商品又は指定役務についての使用

登録商標を何らかの事業で使用していたとしても、その使用が、取消審判の請求に係る指定商品又は指定役務についてのものでなければならない。

この点では、商標登録の指定商品・指定役務の記載と、証拠から認定できる具体的な商品・役務とを対応させる必要がある。同じ会社の事業であることや、同じブランドの下で展開していることだけでは、この対応関係は明らかにならない。

また、商標権の効力が及び得る範囲と、不使用取消審判において使用が求められる範囲とは区別する必要がある。登録商標の指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について使用している場合は、登録商標の指定商品又は指定役務についての使用とはならない。

なお、50条2項は、請求に係る指定商品又は指定役務の「いずれか」についての使用を証明することを求めている。そのため、どの範囲の指定商品・指定役務を対象として審判が請求されているかが、立証対象を定める上でも重要となる。

また、使用商品又は使用役務については、商標法上の商品又は役務に該当することが必要であることから、取引性と流通性が必要になる。販促品や配布物における使用に関しては、取引性がなく使用に該当しないと判断される裁判例もあることから留意が必要である。「商品役務」についても、付随するサービスには取引性が認められない場合があることから留意が必要である。

４　登録商標と使用商標との同一性

不使用取消審判では、登録された商標と完全に同じ態様で使用していることだけが求められるわけではない。登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用も含まれる（商標法38条5項括弧書、50条1項）。

38条5項には、書体のみを変更した同一の文字からなる商標や、平仮名・片仮名・ローマ字の表示を相互に変更し、同一の称呼及び観念を生ずる商標などが例示されている。

５　商標法上の使用行為

商標法2条3項は、商品又はその包装に標章を付す行為、標章を付した商品を譲渡する行為、商品又は役務に関する広告等に標章を付して頒布する行為など、商標の使用に当たる行為を定めている。

不使用取消審判における使用について、商品又は役務の出所を表示する態様での使用、いわゆる商標的使用まで必要かは、別途検討を要する論点である。この点に関する裁判例の整理は、「五輪」の表示と不使用取消審判における商標の「使用」を参照されたい。

第３　証拠の対応関係

使用の立証に当たっては、一つの資料で全ての事項が明らかになるとは限らない。

商品写真からは商標の表示態様を確認できても、撮影時期や販売時期が分からないことがある。反対に、請求書からは取引時期及び取引当事者を確認できても、品番のみが記載され、商品にどの商標が付されていたか分からないことがある。

このような場合には、写真、カタログ及び取引書類に共通する品番等を手掛かりとして、同じ商品に関する資料であることを示す必要がある。次の表は、その検討例である。

ウェブページについては、画面に表示された日付や保存日時だけで、過去の公開内容まで当然に証明できるわけではない。更新履歴、当時の配信記録等、利用可能な資料を併せて検討することになる。

実務上は、証拠の量を増やすことだけでなく、それぞれの証拠が何を示し、どの証拠と結び付くかを明らかにすることが重要である。

なお、商標登録取消審判については、特許庁の「商標登録取消審判」（https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/index.html）も参考になる。

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